Opinione preliminare G1/23 – valutazione della divulgazione nei prodotti complessi

La Enlarged Board of Appeal (EBA) dell’Ufficio Brevetti Europeo ha recente emesso un parere preliminare in merito al rinvio G1/23. Tale parere preliminare, se confermato, costituirebbe un cambiamento significativo nella consolidata prassi dell’EPO riguardante la valutazione dello stato dell’arte quando nella valutazione della novità ed attività inventiva di una domanda di brevetto europeo vengono reperiti prodotti pubblicamente disponibili prima della data di deposito di detta domanda di brevetto, ma difficili da analizzare e riprodurre per una persona esperta del settore ad una data antecedente tale data di deposito. 

In particolare, il rinvio mira a chiarire se un prodotto difficile da riprodurre o da analizzare, o le informazioni tecniche pubblicate relativamente a tale prodotto, possano essere considerate facenti parte lo stato dell'arte relativamente alla domanda di brevetto, quindi se possano essere legittimamente utilizzabili nella valutazione della novità ed attività inventiva della domanda di brevetto. 

Fino ad ora, nell’analisi di questi particolari casi di arte nota, sono state seguite le linee guida indicate dalla decisione G1/92 dell’EBA, la quale decisione ha stabilito che: “[…] chemical composition of a product is state of the art when the product as such is available to the public and can be analysed and reproduced by the skilled person, irrespective of whether or not particular reasons can be identified for analysing the composition” e “same principle applies mutatis mutandis to any other product.” Inoltre, la decisione G1/92 ha stabilito che “Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art”.

Pertanto, alla luce di tali linee guida, per sostenere che un prodotto appartiene allo stato dell'arte, sarebbe necessario argomentare che: un membro del pubblico è stato in grado di accedere al prodotto, un esperto del settore è in grado di analizzare la composizione o la struttura interna, tale tecnico del settore è in grado di riprodurre il prodotto sulla base delle conoscenze comuni del settore e senza eccessivi oneri.

Il parere preliminare dell’EBA sembra andare nella direzione di eliminare il requisito della possibilità di analizzare e riprodurre senza eccessivi oneri il prodotto. In conseguenza di ciò, le informazioni tecniche, rese disponibili al pubblico prima della data di deposito, e relative ad un prodotto la cui struttura interna o composizione non poteva essere analizzata e riprodotta senza eccessivo onere dall'esperto del settore prima della data di deposito della domanda di brevetto, fanno parte dello dell'arte indipendentemente dal fatto che la composizione o la struttura interna del prodotto potessero essere analizzate e riprodotte senza oneri eccessivi dall'esperto del settore prima della data di deposito della domanda di brevetto.
 

Tale proposta di modifica viene sostenuta dalla commissione dell’EBA riportando alcuni esempi ottenibili dall’applicazione rigorosa dei criteri di abilitazione e riproducibilità delineati dalla decisione G1/92. In particolare, l’EBA sottolinea che in base a tali linee guida sarebbe assurdamente possibile brevettare un prodotto anche successivamente alla sua uscita sul mercato, nel caso in cui venisse considerato complesso effettuare un reverse engineering di tale prodotto, e questo anche nel caso in cui siano note informazioni tecniche di esso.  
 

Sebbene il rinvio oggetto della G1/23 sia incentrato su prodotti polimerici disponibili in commercio con composizioni non facilmente sottoposte a reverse engineering, la decisione risultante potrebbe avere conseguenze di vasta portata per molti altri settori tecnologici. Inoltre, qualora l’opinione preliminare venisse confermata, si tratterebbe di un fattore che le aziende produttrici di prodotti complessi dovranno considerare, in quanto diventerà più rischioso iniziare la commercializzazione un prodotto complesso, ovvero del quale è difficile o impossibile realizzare il reverse engineering, prima di aver depositato una domanda di brevetto a sua tutela.
 

Auspichiamo che l’EBA oltre ad una modifica del contenuto della decisione G1/92 formuli linee guida più dettagliate e non mancheremo di aggiornarvi sugli sviluppi.

Via: https://register.epo.org/application?documentId=LZU4SM6SOL8ATGI&number=EP11830390&lng=en&npl=false