L’appello ha avuto origine dalla seguente controversia.
La ricorrente ha depositato due domande di marchio UE dinanzi all’EUIPO riguardanti un marchio denominativo ed un marchio figurativo, chiedendo la registrazione di prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 38 e 42 dell’Accordo di Nizza. Il marchio figurativo ed il marchio denominativo sono stati registrati.
Successivamente, l’interveniente in primo grado ha depositato due domande di dichiarazione di nullità del marchio denominativo e del marchio figurativo basate su un marchio nazionale anteriore registrato per servizi nelle classi 35 e 42 dell’Accordo di Nizza (il marchio nazionale anteriore era registrato anche per servizi nella classe 39).
Dinanzi alla Divisione di Annullamento dell’EUIPO, la ricorrente ha chiesto che l’interveniente in primo grado fornisse la prova dell’uso del marchio nazionale anteriore in questione. La Divisione di Annullamento ha respinto le domande di dichiarazione di nullità per il motivo che tale prova non era stata fornita.
Adita dei ricorsi proposti dall’interveniente in primo grado contro tali decisioni, la Commissione di Ricorso dell’EUIPO, dopo aver preso in considerazione una serie di elementi di prova ulteriori prodotti per la prima volta nell’ambito del ricorso, ha ritenuto che l’interveniente in primo grado avesse dimostrato l’uso effettivo del marchio nazionale anteriore per parte dei servizi nella classe 35 dell’Accordo di Nizza. Pertanto, essa ha annullato le decisioni della divisione di annullamento e, poiché quest’ultima non aveva esaminato il rischio di confusione, ha deciso di rinviare i procedimenti a tale Divisione ai fini dell’esame nel merito delle domande di dichiarazione di nullità.
La ricorrente ha proposto due ricorsi intesi all’annullamento delle decisioni controverse. Dopo aver riunito i due procedimenti, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto i ricorsi nella loro integralità.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che, ritenendo che la Commissione di Ricorso poteva validamente tener conto degli elementi di prova dell’uso effettivo del marchio nazionale anteriore in questione prodotti per la prima volta dinanzi ad essa, il Tribunale ha violato le norme del regolamento 207/2009 (simili norme sono stabilite anche dal regolamento 2017/1001 sul marchio dell’UE, attualmente in vigore).
Nella sentenza del 28 febbraio 2018, la Corte di giustizia (Prima Sezione) dell’UE ha dapprima richiamato, coerentemente con la propria giurisprudenza, che la Corte non è vincolata né alle conclusioni dell’avvocato generale né alla motivazione in base alla quale egli vi perviene. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale. Pertanto, la Corte ha ritenuto che, avendo sentito l’avvocato generale, fosse in possesso di tutti gli elementi necessari per statuire e che tali elementi fossero stati discussi dinanzi ad essa.
Successivamente, la Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 207/2009 (corrispondente all’articolo 95(2), paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), l’EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, dalla formulazione di tale disposizione deriva che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione e che non è affatto proibito all’EUIPO tener conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti.
Precisando che l’EUIPO «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali prove, la suddetta disposizione conferisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur sempre motivando la propria decisione sul punto, se occorra o meno tenere conto delle medesime prove.
Per quanto riguarda la procedura di ricorso, la Corte ha richiamato di aver già dichiarato che, ai fini dell’esame nel merito del ricorso con cui è stata adita, la Commissione di Ricorso non soltanto invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni, ma può anche disporre mezzi istruttori, inclusa la deduzione di fatti o la produzione di prove. Tali disposizioni garantiscono a loro volta la possibilità di vedere arricchirsi il substrato fattuale durante le diverse fasi del procedimento svoltosi dinanzi all’EUIPO.
Pertanto, coerentemente con la propria giurisprudenza, la Corte ha richiamato che la Commissione di Ricorso, in occasione dell’esame di un ricorso diretto contro una decisione della Divisione di Opposizione, dispone del potere discrezionale di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione. Tuttavia, non se ne può dedurre, a contrario, che, in occasione dell’esame di un ricorso contro una decisione di una Divisione di Annullamento, la Commissione di Ricorso non disponga di un siffatto potere discrezionale.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando che la Commissione di Ricorso può, in occasione dell’esame di un ricorso diretto contro la decisione di una Divisione di Annullamento, prendere in considerazione elementi di prova ulteriori relativi all’uso effettivo del marchio anteriore in questione che non siano stati prodotti entro i termini fissati da tale divisione.
In proposito, coerentemente con la propria giurisprudenza, la Corte ha altresì richiamato che la presa in considerazione da parte dell’EUIPO di fatti e di prove tardivamente prodotti, quando è chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento di nullità, è, in particolare, giustificabile quando l’EUIPO ritenga che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possano, a prima vista, rivestire un’effettiva rilevanza per l’esito della domanda di dichiarazione di nullità proposta dinanzi ad esso e che, dall’altro, la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongano a tale presa in considerazione.
