In un caso relativo alla questione se tre prodotti fabbricati dal gruppo di società Actavis avrebbero violato il brevetto EP1313508 la cui titolare è la Eli Lilly & Company, la Corte Suprema del Regno Unito ha riformulato l’orientamento per la valutazione della contraffazione diretta di un brevetto per equivalenti.
Escludendo una contraffazione letterale delle rivendicazioni, la Corte ha ritenuto che “il Protocollo sull’Interpretazione dell’articolo 69 come modificato nel 2000 (“ il Protocollo “) è fondamentale per la contestazione di Lilly che l’ambito di protezione conferito dal brevetto si estende ai prodotti Actavis”.
“Più precisamente, due punti appaiono chiari dal Protocollo. Il primo … è che l’ambito di protezione conferito ad un titolare di brevetto non deve essere limitato dal significato letterale delle rivendicazioni … Non ritengo che l’ultima parte della prima frase dell’articolo 1 consenta di prendere in considerazione la descrizione e i disegni soltanto quando si interpretano le rivendicazioni, nei casi in cui le rivendicazioni sarebbero altrimenti ambigue. Qualsiasi dubbio su questo deve essere messo da parte in virtù della seconda e terza frase … Tuttavia, è molto difficile essere sicuri di quanto lontano siano stati intesi permettere ad un tribunale di andare oltre il linguaggio effettivo di una rivendicazione quando si interpreta la rivendicazione. In secondo luogo, è evidente dall’art. 2 che esiste almeno potenzialmente una differenza tra l’interpretazione di una rivendicazione e l’ambito di protezione conferito da una rivendicazione, e, considerando l’estensione di tale protezione, devono essere presi in considerazione gli equivalenti, ma non viene fornita alcun orientamento in merito a ciò che precisamente costituisce un equivalente o come gli equivalenti devono essere presi in considerazione”.
“Qualsiasi sistema brevettuale deve trovare un equilibrio tra i due fattori concorrenti cui si riferisce la parte finale dell’articolo 1 del Protocollo, segnatamente “una equa protezione per il titolare del brevetto [ed] una ragionevole sicurezza giuridica per i terzi””.
“Un problema di contraffazione è meglio affrontato trattando due questioni, ognuna delle quali deve essere considerata attraverso gli occhi del destinatario nozionale del brevetto in causa, ovvero della persona esperta nel ramo. Queste questioni sono: i) la variante contraffà una qualsiasi delle rivendicazioni secondo una normale interpretazione; e, se no, (ii) la variante è comunque in contraffazione perché differisce dall’invenzione in un modo o in modi che sono immateriali? Se la risposta a una delle due questioni è “sì”, c’è una contraffazione; altrimenti non c’è. Tale approccio è conforme al … Protocollo … La questione (i) solleva evidentemente un quesito di interpretazione, mentre la questione (ii) solleva un quesito al quale normalmente si dovrebbe rispondere con riferimento a fatti e perizie”.
“La questione (ii) non comporta la mera individuazione di ciò che le parole di una rivendicazione significherebbero nel loro contesto al destinatario nozionale, ma anche considerando la portata eventuale cui l’ambito di protezione conferito dalla rivendicazione dovrebbe estendersi al di là di tale significato. Come scrisse Sir Hugh Laddie nel suo articolo istruttivo Kirin-Amgen – The End of Equivalents in England? (2009) 40 IIC 3, para 68, “il Protocollo non riguarda le regole di interpretazione delle rivendicazioni” ma “la determinazione dell’ambito di protezione””.
“La questione (i) … comporta la soluzione di un problema di interpretazione … Nel presente caso, non c’è alcun dubbio che, secondo i normali principi di interpretazione dei documenti, i prodotti Actavis non sono in contraffazione del brevetto”
“Tuttavia, la seconda questione pone maggiori difficoltà di principio: che cosa rende una variazione “immateriale”?”
“Il quesito è se la variante raggiunga lo stesso risultato sostanzialmente nello stesso modo dell’invenzione. Se la risposta a tale quesito è no, allora sarebbe chiaramente inopportuno concludere che potrebbe essere una contraffazione. Se, invece, la risposta è sì, allora fornisce una solida base iniziale per concludere che la variante può essere in contraffazione, ma la risposta non dovrebbe essere la fine della disputa”.
“Il secondo quesito è meglio espresso chiedendo se, conosciuto cosa fa la variante, il destinatario nozionale considererebbe ovvio che essa consegua sostanzialmente lo stesso risultato sostanzialmente nello stesso modo dell’invenzione … supponendo che il destinatario nozionale conosca che la variante funzioni nella misura in cui effettivamente funziona. Ciò … sarebbe una base equa per procedere in termini di equilibrio dei fattori individuati nell’articolo 1 del Protocollo, ed è … coerente con il fatto che al destinatario nozionale viene detto (nel brevetto stesso) cosa fa l’invenzione”.
“Questi quesiti sono linee guida, non norme rigorose … mentre il linguaggio di alcuni o tutti i quesiti può talvolta essere adattato per applicarsi in modo più appropriato ai fatti specifici di un caso particolare, i tre quesiti riformulati sono i seguenti:
- Nonostante che non rientri nel significato letterale delle rivendicazioni rilevanti del brevetto, la variante raggiunge sostanzialmente lo stesso risultato sostanzialmente nello stesso modo dell’invenzione, ovvero del concetto inventivo rivelato dal brevetto?
- Sarebbe ovvio per la persona esperta nel ramo, leggendo il brevetto alla data di priorità, ma conoscendo che la variante raggiunge sostanzialmente lo stesso risultato dell’invenzione, che essa lo fa sostanzialmente nello stesso modo dell’invenzione?
- Tale lettore del brevetto avrebbe concluso che il titolare del brevetto intendeva comunque che la rigorosa osservanza del significato letterale delle rivendicazioni rilevanti del brevetto era un requisito essenziale dell’invenzione?
Allo scopo di stabilire la contraffazione in un caso in cui non vi sia alcuna contraffazione letterale, il titolare del brevetto dovrebbe stabilire che la risposta ai primi due quesiti è “sì” e che la risposta al terzo quesito è “no””.
