13 marzo 2018 – Marchio figurativo dell’UE comprendente una giustapposizione di due parole inglesi confrontato con un marchio denominativo dell’UE anteriore – Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 346/17

13 marzo 2018 – Marchio figurativo dell’UE comprendente una giustapposizione di due parole inglesi confrontato con un marchio denominativo dell’UE anteriore - Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 346/17

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO relativa a un procedimento di opposizione concernente una domanda di registrazione di un marchio dell’UE richiesta per un segno figurativo il cui elemento dominante è il risultato di una giustapposizione di due parole inglesi (“guidego”), in cui l’opposizione era fondata su un simile marchio denominativo dell’UE (“GUIDIGO”) anteriore per servizi ritenuti in parte identici ed in parte simili.

Innanzitutto, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, il Tribunale ha affermato che la valutazione della somiglianza tra due marchi significa più che prendere solo un componente di un marchio composto e confrontarla con un altro marchio. Al contrario, il confronto deve essere effettuato esaminando ognuno dei marchi in questione nel suo insieme, il che non significa che l’impressione generale prodotta nel pubblico pertinente da un marchio composto non possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno più dei suoi componenti. Solo se tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili, la valutazione della somiglianza può essere effettuata unicamente sulla base dell’elemento dominante. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, quando tale componente è in grado, da sola, di dominare l’immagine di tale marchio che i membri del pubblico pertinente conservano, con il risultato che tutti gli altri componenti sono trascurabili nell’impressione complessiva creata da tale marchio.

A tale proposito, il Tribunale ha riconosciuto che l’elemento dominante del segno richiesto è il risultato di una giustapposizione di due parole inglesi e che l’uso di colori diversi consente di percepirli.

Tuttavia, con riferimento al confronto concettuale dei segni, il Tribunale ha affermato che il fatto che i consumatori distinguano tra le due parole che formano l’elemento “guidego” non significa che saranno necessariamente in grado di comprenderle.

Per quanto riguarda il confronto visivo, ancora richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, il Tribunale ha sottolineato che nulla impedisce una determinazione in merito all’eventuale presenza di somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, poiché i due tipi di marchio hanno una forma grafica in grado di creare un’impressione visiva.

Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che il segno comprendente il marchio anteriore e l’elemento dominante del marchio richiesto sono simili nella misura in cui coincidono in sei lettere su sette e differiscono solo nella vocale centrale. Analogamente, il grado di stilizzazione dell’elemento verbale e gli elementi aggiuntivi del marchio richiesto non neutralizzano le somiglianze tra i segni, in conseguenza dei quali sono simili per un grado medio.

Questo grado di somiglianza esiste indipendentemente dal fatto che l’elemento “guidego” sia percepito come due parole separate o come un singolo elemento.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che esiste un elevato grado di somiglianza fonetica in quanto la pronuncia degli elementi «guidigo» e «guidego» è molto simile.

Sebbene il segno richiesto includesse parole aggiuntive scritte in caratteri molto più piccoli, ricordando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, il Tribunale ha affermato che essi probabilmente non saranno pronunciati, e che è anche necessario tener conto della naturale tendenza dei consumatori ad abbreviare i segni prolissi.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che, sebbene il segno GUIDIGO sia un termine fantasioso, mentre l’elemento «guidego» è una giustapposizione di due parole inglesi, tuttavia tale circostanza non è sufficiente per consentire di considerare che la differenza di pronuncia dei due elementi distintivi sarebbe significativa, almeno per quanto riguarda la sezione non di lingua inglese del pubblico pertinente.

Infatti, anche se l’elemento “guidego” è pronunciato secondo le regole della pronuncia inglese, mentre il segno GUIDIGO è pronunciato secondo le regole di pronuncia della lingua madre del consumatore diverso dall’inglese, tale possibile differenza è rilevante solo rispetto alla parte del pubblico pertinente la cui lingua madre non è l’inglese, ma che parla inglese.

Pertanto, anche se tutti i membri del grande pubblico dell’Unione Europea riconoscessero l’elemento “guidego” come giustapposizione di due parole inglesi, il Tribunale ha ritenuto che non si può sostenere che la totalità di tale pubblico pronuncerà tale elemento secondo le regole della pronuncia inglese.

Inoltre, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, il Tribunale ha affermato che occorre ricordare che, per quanto riguarda il confronto fonetico dei segni, è necessario ignorare il loro significato, poiché tali considerazioni sono rilevanti per il confronto concettuale.

Sentenza completa

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