5 settembre 2017 – Giurisprudenza EPO – caso T 1201/14 – Cessione del diritto di priorità: questioni critiche, commenti e suggerimenti sulla procedura più sicura

5 settembre 2017 – Giurisprudenza EPO – caso T 1201/14 - Cessione del diritto di priorità: questioni critiche, commenti e suggerimenti sulla procedura più sicura

Il diritto di priorità viene creato in un paese in cui viene presentata una prima domanda e può essere potenzialmente sfruttato in uno o più altri paesi, depositando eventuali successive domande rivendicanti la priorità della prima domanda.
Quando si deve trasferire il diritto di priorità, emergono numerosi problemi critici: quando, come e secondo quale legge.

Nel recente caso T 1201/14, la commissione di appello interessata ha emesso una decisione interessante che illustra l’approccio attuale utilizzato dall’EPO.
Il brevetto europeo oggetto di opposizione è stato concesso per la domanda di brevetto europeo D2 che è stata depositata dopo la data di pubblicazione del documento A4 distruttivo della sua novità (i.e. agosto 2006).
La domanda P, di cui la domanda di brevetto europeo D2 rivendicava la priorità, è stata depositata il 28 luglio 2006, prima della data di pubblicazione del documento A4. La domanda P è stata depositata dall’inventore. Un primo trasferimento del diritto di priorità dall’inventore alla Società 1 è stato validamente eseguito. L’appellante-Società 2 era in grado di beneficiare del diritto di priorità della domanda P se fosse stata l’avente causa della Società 1 per la domanda P alla data di deposito della domanda di brevetto europeo D2.
Dunque, la validità formale della rivendicazione di priorità del brevetto oggetto di opposizione si basava sulla questione se il secondo trasferimento del diritto di priorità derivante dalla domanda P dalla allora richiedente Società 1 all’appellante-Società 2 fosse stato validamente eseguito. Ovvero, se l’appellante-Società 2 avesse validamente beneficiato del diritto di priorità nascente dalla domanda P ai sensi dell’EPC.
La commissione ha affermato che l’EPC contiene disposizioni (i.e. gli articoli 87-89 in combinato disposto con le regole 52-54) che formano un codice di regole completo ed autonomo in materia di rivendicazione di priorità ai fini del deposito di una domanda di brevetto europeo. Il diritto di priorità è definito in termini quasi identici nell’art. 4, parte A, n. 1, della Convenzione di Parigi.

Secondo la commissione, affinché un trasferimento del diritto di priorità da “qualsiasi persona” ad un “avente causa” ai sensi dell’EPC possa essere considerato valido, il trasferimento deve essere stato concluso prima della data di deposito della successiva domanda europea che rivendica tale priorità. Ciò perché il termine “avente causa” in tale disposizione si riferisce alla persona che ha già depositato (“ha regolarmente depositato”) la prima domanda ma non ancora la successiva domanda di brevetto europeo (“per effettuare il deposito”). La commissione ha ritenuto che ciò ad sua volta implica direttamente che la successione nei diritti deve aver già avuto luogo quando viene depositata la successiva domanda di brevetto europeo.
Inoltre, la commissione ha affermato che il “diritto di priorità” derivante da una data prima domanda è di per sé un diritto di proprietà sostanziale, che deve essere distinto dal diritto di proprietà della prima domanda. Come tale, il diritto di rivendicare la priorità di una prima domanda può essere trasferito indipendentemente dal diritto della prima domanda fino al deposito della successiva domanda europea che rivendica la priorità di essa.
Dunque, i requisiti sostanziali derivabili dall’EPC per un valido trasferimento del diritto di priorità possono essere sintetizzati come segue:
L’avente causa rispetto al diritto di rivendicare la priorità di una prima domanda deve provare di possedere effettivamente,
(i) prima della presentazione della successiva domanda europea,
ii) il diritto di priorità relativo alla prima domanda ai fini del deposito della successiva domanda europea che rivendica tale priorità.

La commissione ha inoltre affermato che, in generale, un accordo sul trasferimento del diritto di priorità è concluso per mezzo di un contratto tra il cedente (il proprietario originale del diritto di priorità) ed il cessionario (l’avente causa del proprietario). Ciò richiede due corrispondenti dichiarazioni delle parti contraenti, espresse od implicite, riguardo all’oggetto del trasferimento. Quindi, può essere accettato un trasferimento implicito di un determinato diritto quando è sufficientemente chiaro che le parti hanno formato un accordo e ciò che hanno convenuto.
Poiché l’EPC non contiene alcuna guida per quanto riguarda i requisiti formali per un valido trasferimento della proprietà del diritto di priorità o disposizioni di conflitto di legge a tale scopo, i dipartimenti dell’EPO incaricati della procedura si affidano comunemente al diritto nazionale. In linea di principio, le seguenti leggi nazionali sono considerate in questo contesto:
(a) la legge del paese in cui è stata depositata la prima domanda (“lex originis”);
(b) la legge del paese in cui è stata depositata la domanda successiva (“lex loci protectionis”);
(c) la legislazione del paese che è concordata nel relativo contratto (“lex loci contractus”);
(d) la legge del paese in cui almeno una delle parti del trasferimento ha la propria residenza (“lex domicilii”).
La commissione era consapevole che finora non esiste una giurisprudenza consolidata delle commissioni di appello per quanto riguarda la legge nazionale applicabile in generale alla questione del trasferimento del diritto di priorità. I requisiti formali delle diverse leggi nazionali per il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale variano da nessuna formalità (come ad esempio nel diritto tedesco) a regole formali rigorose (come ad esempio nel diritto USA).
In conclusione, quando i richiedenti della prima domanda e della successiva domanda europea non sono identici, occorre dimostrare che il diritto di priorità derivante dalla prima domanda e rivendicato per la successiva domanda europea è stato effettivamente trasferito, prima della data di deposito della successiva domanda europea, da parte del richiedente della prima domanda al suo avente causa, conformemente a specifici requisiti formali.

L’appellante-Società 2 ha presentato una serie di linee argomentative.
In primo luogo, l’appellante-Società 2 si è basata sulla lex originis, i.e. la legge USA, ed ha presentato il documento E5 come prova che il trasferimento del diritto di priorità derivante dalla domanda provvisoria USA P era stato concluso dopo il deposito del 27 luglio 2007 della domanda di brevetto europeo D2, ma che le parti avevano definito la data effettiva del trasferimento come il 24 luglio 2007 mediante una cosiddetta cessione nunc pro tunc (i.e. un contratto relativo al trasferimento di un diritto, il quale contratto è concluso più tardi rispetto alla data effettiva contrattualmente stipulata del trasferimento).
Tuttavia, secondo il giudizio della commissione, anche se un trasferimento retroattivo come la cessione nunc pro tunc secondo la legge US invocata dall’appellante-Società 2 fosse ammissibile ai sensi della legge US, non sarebbe accettabile ai sensi delle disposizioni EPC, perché qualsiasi persona fisica o giuridica può soltanto essere considerata “avente causa” per il diritto di priorità ai sensi delle disposizioni EPC se ha ottenuto tale diritto dal precedente proprietario mediante un accordo di trasferimento concluso prima del deposito della successiva domanda di brevetto europeo, come confermato anche dalla giurisprudenza consolidata delle commissioni di appello e da varie sentenze di tribunali nazionali degli stati contraenti della EPC.
Dato che il diritto di priorità conferisce al proprietario un beneficio di tipo eccezionale, è di grande importanza per i terzi avere la certezza il prima possibile in modo da essere in grado di determinare la data di deposito effettiva della domanda di brevetto e la relativa arte nota, con il suo effetto cruciale per la brevettabilità. Consentire una cessione retroattiva del diritto di priorità metterebbe le singole parti nella posizione di cambiare, a piacere e per il passato, la data effettiva in cui sorge un diritto sostanziale. Questo, però, non sarebbe nell’interesse del pubblico.
Anche se la legge US in qualche modo consente un trasferimento retroattivo, la commissione ha sottolineato che ciò non significa necessariamente che lo stesso sia vero per le disposizioni EPC: una disposizione di diritto nazionale che è contraria all’EPC non può essere riconosciuta dall’EPO.

Inoltre, l’appellante-Società 2 ha presentato una seconda linea argomentativa basata su un trasferimento implicito in virtù di una policy generale ai sensi della legge tedesca.
L’appellante-Società 2 ha sostenuto che una policy generale era stata stabilita tra la Società 1 e la Società 2 ed era stata seguita da entrambe le parti. Eseguendo questa policy, il diritto di priorità per il brevetto in causa sarebbe stato trasferito all’appellante-Società 2. Come mezzi di prova l’appellante-Società 2 ha presentato una serie di afidavit (il cui contenuto è stato contestato dalla controparte) firmato dai presidenti delle Società 1 e 2, un consulente generale ed un ingegnere brevettuale della Società 1, quasi cinque anni dopo la data di deposito della domanda di brevetto europeo D2, nonché una serie di documenti relativi ad e-mail e comunicazioni inviate dai rappresentanti di Taiwan e USA della Società 1 ai dipendenti della stessa Società 1 e ad e-mail e comunicazioni inviate dal rappresentante taiwanese della Società 1 e dal rappresentante europeo dell’appellante-Società 2 ai dipendenti delle Società 1 e 2.
Per quanto riguarda le norme applicabili per valutare le prove presentate, la commissione ha concluso quanto segue: l’onere di dimostrare un valido trasferimento del diritto di priorità è nella disponibilità del titolare del brevetto (appellante-Società 2), in quanto è quello che rivendica tale diritto. Tale regola è tanto più applicabile tenendo conto del fatto che solo il titolare del brevetto (appellante-Società 2) ha accesso alle prove rilevanti quando dichiara la conclusine di una cessione dei diritti. Dato che l’appellante-Società 2 non ha presentato alcuna altra prova – in particolare nessuna prova documentaria contemporanea –, la commissione ha accettato i documenti firmati successivamente come mezzi di prova ammissibili. Quanto al livello di prova da applicare, la commissione ha ritenuto che le circostanze del caso richiedessero una prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (piuttosto che una prova basata sull’ “equilibrio delle probabilità”). Ciò perché praticamente tutte le prove relative alla policy generale rientrano nella conoscenza e nel potere di una parte soltanto di questi procedimenti inter-partes, i.e. il titolare del brevetto (l’appellante-Società 2), mentre la controparte (resistente) non era in una posizione per presentare alcuna contro-prova.

Per quanto riguarda questa seconda linea argomentativa, l’appellante-Società 2 si è basata sulla lex loci protectionis, qui la legge della Germania come uno degli Stati contraenti dell’EPC. La commissione di appello ha accettato innanzitutto che la legge tedesca consente un trasferimento implicito del diritto di priorità e che quindi non è necessario alcun trasferimento per iscritto. Tuttavia, anche supponendo che la legge tedesca fosse la legge nazionale applicabile per quanto riguarda i requisiti formali per il trasferimento del diritto di priorità e che quindi nessun trasferimento per iscritto fosse necessario, la commissione ha tuttavia ritenuto che l’appellante-Società 2 non abbia dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, di essere l’avente causa ai sensi dell’EPC.
Infatti, il commissione non è stata convinta che la policy generale riguardasse il trasferimento del diritto di priorità per le domande, come la domanda P, che erano già pendenti alla data di entrata in vigore della policy generale.
Ancora, la commissione non è stata convinta che la policy di deposito fosse sempre stata rispettata, dal momento che era evidente alla commissione che fosse necessariamente seguita per qualsiasi caso dai dipendenti di entrambe le Società 1 e 2.
Inoltre, la commissione ha ritenuto che non fosse chiaro se il trasferimento dalla Società 1 all’appellante-Società 2 del diritto di richiedere un brevetto basato su tali domande includesse effettivamente il trasferimento del diritto di rivendicare la priorità delle stesse. Dato che il diritto di richiedere un brevetto basato su una domanda ed il diritto di rivendicare la priorità di tale domanda sono diritti indipendenti e quindi separabili, il mero trasferimento di una domanda pendente da una parte ad un’altra non significa necessariamente che anche l’associato diritto di priorità sia trasferito tra tali parti.
In particolare, la commissione ha rilevato che il mero fatto che i consulenti brevettuali ricevano istruzioni da società per depositare domande di brevetto non dimostra automaticamente che il diritto di rivendicare la priorità da una prima domanda sia già stato validamente trasferito tra le parti prima della data di deposito della domanda successiva. Analogamente, la semplice spunta della casella nel modulo di deposito dell’EPO ai fini di una dichiarazione di priorità rispetto alla domanda P contemporaneamente (o prima) del deposito della domanda D2 non costituisce di per sé la prova di un valido trasferimento del diritto di priorità. Piuttosto, il deposito della dichiarazione di priorità in merito a una domanda di brevetto europeo è un requisito interamente formale con l’obiettivo di informare debitamente l’EPO ed il pubblico che una priorità è stata rivendicata al fine di sottoporre la domanda a ricerca ed esame. Tuttavia, ciò non può fornire alcuna garanzia sulla validità della priorità rivendicata.

Inoltre, l’appellante-Società 2 ha presentato una terza linea argomentativa basata su un “trasferimento diretta” dei diritti connessi ad una domanda USA non provvisoria D1 dall’inventore all’appellante-Società 2 il 27 luglio 2007 ai sensi della legge USA, provato da due dichiarazioni di trasferimento dell’inventore.
La commissione ha ritenuto che il mero fatto che tali diritti (“entire right, title, and interest”) relativi ad una domanda depositata in seguito ed indipendentemente, come la D1, che rivendicava la priorità dalla domanda P, siano stati “direttamente” trasferiti all’appellante-Società 2 non può stabilire che questo includesse necessariamente, per la domanda di brevetto europeo D2, il trasferimento del diritto di rivendicare la priorità dalla domanda P.
Infine, l’appellante-Società 2 ha presentato una quarta linea argomentativa basata su un trasferimento implicito in virtù di una policy generale sotto la legge taiwanese.
In particolare, l’appellante-Società 2 ha presentato questa quarta linea argomentativa, insieme ai relativi documenti, per la prima volta nella sua risposta alla lettera di replica della controparte, i.e. molto dopo il deposito della sua memoria che esponeva i motivi di appello.
La commissione ha richiamato che il regolamento di procedura delle commissioni di appello (Rules of Procedure of the Boards of Appeal) stabilisce che il potere discrezionale di una commissione nell’ammettere qualsiasi modifica del caso di una parte (compresi gli argomenti depositati tardivamente) “viene esercitato in considerazione, tra l’altro, della complessità della nuova materia presentata, dello stato attuale del procedimento e della necessità di un’economia procedurale”. La commissione ha sottolineato che, considerato nel suo complesso, il regolamento di procedura delle commissioni di appello precisa che il caso completo delle parti deve essere presentato all’inizio per garantire un procedimento equo per tutti i soggetti interessati e per consentire alla commissione di avviare il lavoro sul caso sulla base delle sottomissioni complete di entrambe le parti. Dunque, la commissione ha ritenuto che questa nuova linea argomentativa potesse e dovesse essere stata presentata con la memoria che esponeva i motivi di appello, dato che l’applicabilità della legge taiwanese era già stata discussa nella procedura di opposizione.

Quanto alla sostanza ed alla rilevanza prima facie di questa quarta linea argomentativa, l’appellante-Società 2 si è basata sul lex domicilii, i.e. la legge taiwanese in questo caso.
La commissione ha ritenuto che anche se la legge taiwanese fosse accettata come legge che disciplina la valutazione della policy generale ed i requisiti formali per un valido trasferimento del diritto di priorità, l’esito di tale valutazione non sarebbe diverso da quello della seconda linea argomentativa dell’appellante, a causa di una mancanza di fondatezza riguardo al contenuto delle prove. Questo perché (a) la policy generale non copriva il trasferimento del diritto di priorità per la domanda P o (b) la policy generale non è sempre stata rispettata. Inoltre, c) la policy generale non indicava il trasferimento del diritto di priorità per “domande pendenti” come la domanda P. Per quanto riguarda l’osservazione (c), la commissione ha ritenuto che anche assumendo che il diritto di priorità ed il diritto di depositare una domanda di brevetto successiva che rivendica quella priorità fossero effettivamente diritti inscindibili ai sensi della legge taiwanese, ciò non poteva comunque non tenere conto del requisito sostanziale secondo il quale il diritto di priorità relativo ad una prima domanda può essere trasferito indipendentemente dal diritto a quella prima domanda. Dunque, la commissione ha rilevato che il fatto che una certa domanda di brevetto (come la domanda P) sia stata trasferita sulla base della presunta policy generale non significa necessariamente – in assenza di qualsiasi indicazione esplicita o implicita – che tale trasferimento includesse il diritto di priorità derivante da tale domanda.
Di conseguenza, la commissione ha deciso di non ammettere la quarta linea argomentativa.
In conclusione, la commissione ha giudicato che – a prescindere dalla questione della legge nazionale applicabile in relazione all’attuale trasferimento del diritto di priorità – l’appellante-Società 2 non è stata in grado di dimostrare sufficientemente che il diritto di priorità nascente dalla domanda P fosse stato validamente trasferito all’appellante-Società 2 prima del deposito della domanda di brevetto europeo D2. Quindi, la rivendicazione di priorità per la domanda di brevetto europeo D2 non era valida e A4 appartiene alla tecnica nota di essa facendo sì che il relativo brevetto europeo fosse revocato per mancanza di novità.

L’autore di questo articolo ritiene che la legge applicabile al trasferimento del diritto di priorità non sia quella del paese dove viene poi rivendicata la priorità, perché il diritto si costituisce con il deposito della prima domanda e deve essere trasferito prima di essere esercitato, ovvero prima che siano depositate le successive domande che rivendicano la priorità del primo deposito, tra due parti che, in generale, non hanno alcun legame con il paese dove verrà poi rivendicata la priorità. Inoltre, sarebbe impraticabile sottoscrivere un accordo di trasferimento del diritto di priorità per ogni paese nel quale il cessionario avrà facoltà di esercitare il diritto di priorità che soddisfi i requisiti formali e sostanziali di ogni singolo paese considerato.
Data la mancanza di relazione del diritto di priorità con un territorio specifico, è nostro parere che la legge applicabile alla validità di un trasferimento del diritto di priorità possa essere individuata analogamente a quanto previsto dal regolamento CE, 17 giugno 2008, n. 593/2008 (Roma I) relativo alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In altre parole, il trasferimento del diritto di priorità dovrebbe essere disciplinato dalla legge scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, dalla legge del paese di residenza del richiedente della prima domanda, vale a dire la parte che cede il diritto di priorità.
Tuttavia, in considerazione della mancanza di certezza circa la legge applicabile al trasferimento del diritto di priorità, è necessaria qualche linea guida pratica.
L’autore di questo articolo ritiene che la procedura più sicura consista nel trasferire il diritto di priorità tramite un accordo scritto che espressamente menzioni il diritto di rivendicare la priorità della prima domanda (e possibilmente i paesi per i quali è trasferito), firmato da cedente e cessionari prima della data di deposito di qualsiasi domanda successiva rivendicante la priorità della prima domanda, ed indicante espressamente la legge applicabile all’accordo di trasferimento.

Andrea Scilletta, consulente in proprietà industriale – vedi Decisione completa

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