Con sentenza del 21 aprile 2021, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato sull’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 1 lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento 207 del 2009 (modificato con Regolamento 2017/1001) in relazione alla vicenda di seguito argomentata (Caso: T‑ 44/20).
Nel 2017, parte ricorrente, Chanel, presentava un’opposizione nei confronti della domanda di registrazione del marchio dell’UE 017248642 per prodotti in classe 9 depositato dalla Huawei Technologies Co. Ltd, chiedendo l’esclusione della registrazione del marchio in quanto asseritamente identico o simile, per prodotti identici o simili, al proprio marchio francese 3977077 anteriore per prodotti in classe 9 e dunque con questo confondibile dal pubblico di riferimento (basando la richiesta sull’ articolo 8 paragrafo 1 lettera b del regolamento sopra menzionato).
Nella medesima sede è stata richiesta inoltre l’esclusione della registrazione della domanda di marchio sopra citata, in quanto simile al marchio francese 1334490 anteriore della ricorrente, per prodotti nelle classi 3, 14, 18 e 25, asseritamente notorio (basando la richiesta sull’ articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sopra menzionato).
La domanda di opposizione veniva respinta dalla Divisione dell’Opposizione dell’EUIPO e successivamente veniva respinto il ricorso dalla Commessione di Ricorso dell’EUIPO.
Per tali ragioni, Chanel adiva il Tribunale dell’Unione Europea chiedendo di annullare la decisione impugnata nella parte in cui si affermava non sussistere il rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento in relazione al marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 2017/1001, nonché nella parte in cui si riteneva che non fosse soddisfatta la prima delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento 2017/1001, ossia quello relativo all’identità o alla somiglianza dei segni in conflitto, dato che il marchio richiesto era diverso dal marchio asseritamente notificato.
Ebbene, Il Tribunale dell’UE, con la sentenza in analisi, ha respinto i motivi di ricorso in quanto il segno contestato non è stato ritenuto simile ai marchi registrati ed azionati dalla ricorrente.
In particolare, il Tribunale dell’UE ha effettuato il confronto deI segno contestato e di quello asseritamente notorio basandosi su precedenti pronunce giurisprudenziali in base alle quali l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 presuppone la coesistenza delle seguenti condizioni: i marchi in conflitto devono essere identici o simili; Il marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione deve godere di notorietà; infine, deve sussistere il rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
Queste tre condizioni sono cumulative e la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la suddetta disposizione.
Ebbene, valutati globalmente, i marchi in conflitto sono stati considerati diversi sia sul piano visivo che concettuale. In proposito, contestando l’argomentazione della ricorrente che sarebbe lecito tener conto dell’orientamento diverso di uno dei segni se corrisponde alla percezione che, indipendentemente dalle intenzioni del suo titolare, il pubblico può averne al momento dell’apposizione del marchio sui prodotti sul mercato, il Tribunale ha confermato che il confronto tra i segni può essere effettuato solo sulla base delle forme e degli orientamenti in cui tali segni sono registrati o richiesti. Mancando una delle condizioni sopra esposte non è stato possibile applicare l’articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento, pertanto il primo motivo del ricorso è stato respinto.
Il Tribunale dell’UE ha considerato i marchi in conflitto non simili, pertanto non sono nemmeno stati presi in considerazione gli altri fattori pertinenti ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, in quanto non possono compensare in nessun caso la diversità tra i segni.
Sempre sulla base del fatto che i marchi in conflitto sono stati considerati diversi, anche il motivo del ricorso basato sull’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento sopra menzionato è stato respinto.
Il ricorso non è dunque stato accolto in quanto il segno contestato non è stato ritenuto simile ai marchi azionati dalla ricorrente.
Serena Biondi
