26 aprile 2018 – Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court – UPC): implicazioni della ratifica del Regno Unito per l’UPC

26 aprile 2018 - Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court - UPC): implicazioni della ratifica del Regno Unito per l’UPC

Il 26 aprile 2018 il Regno Unito ha depositato gli strumenti di ratifica dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA).

Il Comitato Preparatorio dell’UPC ha fiduciosamente dichiarato che quest’anno è iniziato bene, sebbene resti ancora del lavoro da fare prima che possa iniziare la fase di applicazione provvisoria – non ultimo l’esito del ricorso contro l’UPCA pendente avanti la Corte Costituzionale Federale Tedesca che influenzerà la velocità della marcia verso la fase finale del progetto. Vedi comunicazione completa del Comitato.

In realtà, l’annuncio dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) e la dichiarazione rilasciata dal Ministro per la Proprietà Intellettuale, il parlamentare Sam Gyimah, chiariscono che tale ratifica innesca un’altra importante questione nei negoziati della Brexit, piuttosto che essere un evento decisivo in senso positivo per l’UPC. Segnatamente, l’UKIPO ha sottolineato che “la natura unica del tribunale proposto significa che le future relazioni del Regno Unito con il Tribunale Unificato saranno soggette a negoziati con i partner europei per l’uscita dall’UE” (v. annuncio completo). Il ministro per l’IP ha dichiarato che “ora siamo in una buona posizione per assicurarci di trasformare i cambiamenti – che saranno la parte centrale della nostra uscita – in opportunità. Una di queste opportunità è assicurare che continueremo a rafforzare e sviluppare il quadro internazionale dell’IP” (v. dichiarazione completa).

A questo proposito, persino la controversa opinione ottimista sulle conseguenze della Brexit per l’UPC, fornita nel settembre 2016 da Richard Gordon e Tom Pascoe (delle Brick Court Chambers), ha sottolineato che il Regno Unito sarebbe tenuto ad accettare la supremazia del diritto dell’UE nella sua interezza per quanto riguarda tutte le controversie in materia di brevetti che rientrano nella giurisdizione dell’UPC e che ciò potrebbe essere politicamente oneroso.

In effetti, l’art. 20 UPCA stabilisce che il Tribunale applichi il diritto dell’Unione nella sua integralità e ne rispetti il primato (cfr. anche gli articoli 21 e 24 UPCA).

Anche l’UPCA dovrà essere modificato per norme (solo apparentemente) formali. Ad esempio, l’art. 1 UPCA stabilisce che “l’UPC è un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell’Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale degli Stati membri contraenti”, e l’art. 2 UPCA stabilisce che “si intende per ‘Stato membro’ uno Stato membro dell’Unione europea” e per “‘Stato membro contraente’: uno Stato membro parte del presente accordo”. Un altro emendamento degno di nota è richiesto all’art. 7 UPCA, che attualmente stabilisce che una sezione dell’UPC sarà a Londra.

Pertanto, appare essere necessaria una conferenza diplomatica per introdurre la possibilità per il Regno Unito, dopo aver lasciato l’UE, di essere parte dell’UPCA.

A condizione che la Corte di Giustizia dell’UE non pronunci alcuna decisione contro questa possibilità.

In conclusione, la ratifica da parte del Regno Unito rende la fase di applicazione provvisoria dell’UPC più vicina, ma non rende più certa la partecipazione del Regno Unito all’UPC.

A meno che le voci in aumento contro l’uscita (p. es. v. tra gli altri: Confederation of British Industry, 1, 2, 3; European Movement; Open Britain) non riusciranno a invertire la Brexit.

Andrea Scilletta

01 aprile 2018 – Domande Euro-PCT – Tassa di ricerca per la ricerca europea supplementare

01 aprile 2018 - Domande Euro-PCT - Tassa di ricerca per la ricerca europea supplementare

Secondo una decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2017, dal 1 aprile 2018, la tassa di ricerca per la ricerca europea supplementare per domande Euro-PCT in cui il rapporto di ricerca internazionale è stato redatto dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, l’Ufficio Brevetti Giapponese, l’Ufficio Coreano della Proprietà Intellettuale, l’Ufficio Cinese della Proprietà Intellettuale, il Servizio Federale per la Proprietà Intellettuale (Federazione Russa) o l’Ufficio Brevetti Australiano non è più ridotta. La ricerca europea supplementare ammonta a € 1.300,00.
Vedi decisione completa

22 marzo 2018 – Uno slogan pubblicitario è distintivo solo se può essere immediatamente percepito come un’indicazione dell’origine commerciale dei beni o dei servizi in questione – Sentenza della Corte di giustizia dell’UE (Tribunale), causa T 235/17

22 marzo 2018 - Uno slogan pubblicitario è distintivo solo se può essere immediatamente percepito come un'indicazione dell'origine commerciale dei beni o dei servizi in questione - Sentenza della Corte di giustizia dell'UE (Tribunale), causa T 235/17

La ricorrente aveva presentato una domanda di registrazione di un marchio UE per il segno denominativo MOBILE LIVING MADE EASY per beni e servizi delle classi 5-7, 9, 11, 12, 19-22 e 37 dell’Accordo di Nizza. L’esaminatore dell’EUIPO ha respinto la domanda per il motivo che era priva di qualsiasi carattere distintivo. La ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi all’EUIPO e la Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso ritenendo che il segno fosse privo di qualsiasi carattere distintivo, in quanto il pubblico di riferimento percepirebbe l’espressione ‘mobile living made easy’ “vivere in modo agevole reso facile” come un messaggio promozionale elogiativo che serve ad evidenziare aspetti positivi dei beni e dei servizi interessati, segnatamente che rendono facile una vita itinerante, mobile, e non come una indicazione della loro origine commerciale.

Il Tribunale ha ritenuto che, al fine di determinare se i beni ed i servizi oggetto di una domanda di registrazione di un marchio UE siano interconnessi in modo sufficientemente diretto e specifico e possano essere inseriti in categorie o gruppi sufficientemente omogenei, si deve tener conto del fatto che l’obiettivo di tale compito è quello di consentire e facilitare la valutazione in concreto della questione se il marchio oggetto della domanda di registrazione sia o meno catturato da uno degli impedimenti assoluti alla registrazione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, il Tribunale ha altresì affermato che il collocamento dei beni e dei servizi in questione in uno o più gruppi o categorie deve essere effettuato in particolare sulla base delle caratteristiche che sono comuni tra loro e che sono pertinenti per l’analisi della possibilità che uno specifico impedimento alla registrazione si applichi o meno al marchio richiesto rispetto a quei beni e servizi.

Inoltre, si deve esaminare se, alla luce del significato dell’elemento denominativo del marchio richiesto, i beni e servizi oggetto del marchio in questione costituiscano un gruppo omogeneo che giustifica il ricorso a motivazioni generali.

Il Tribunale ha ancora richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE che afferma che, nonostante le loro differenze, tutti i beni ed i servizi in questione potrebbero avere una caratteristica comune, pertinente per l’analisi che la Commissione di Ricorso doveva effettuare, che potrebbe giustificare la loro collocazione all’interno di un unico gruppo omogeneo e l’uso da parte della Commissione di Ricorso di motivazioni generali in relazione ad essi.

Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che risulta evidente dalla decisione impugnata che la Commissione di Ricorso ha giudicato che i beni ed i servizi menzionati nella domanda di registrazione appartenessero ad una categoria omogenea alla luce di una caratteristica comune definita dal riferimento al significato del segno richiesto, cioè “che facilita la vita mobile”. A tale riguardo, “sebbene i beni delle varie classi abbiano caratteristiche specifiche molto diverse, essi formano una categoria omogenea concernente una caratteristica generale, ma essenziale o desiderabile, per coloro che si spostano, ad esempio, nei loro veicoli via terra o via acqua, segnatamente, in un modo o nell’altro, i beni facilitano la vita mobile (fornendo mezzi per gli scopi specifici di igiene personale, sicurezza, energia, cucina, conservazione di cibi e bevande, comfort termico o comfort in generale)”.

Il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione di Ricorso ha quindi tenuto conto del fatto che la domanda di registrazione riguardava beni e servizi con caratteristiche diverse. Ciò non di meno, ha giudicato che tali beni e servizi avessero anche una caratteristica generale in comune di facilitare la vita mobile.

Inoltre, il Tribunale ha affermato che la Commissione di Ricorso ha evidenziato che i servizi della classe 37 menzionati nella domanda di registrazione riguardavano veicoli ricreativi, camper, roulotte, yacht e barche, veicoli passeggeri, furgoni e camion che potevano servire da alloggio permanente o temporaneo per scopi professionali o ricreativi e che i beni in questione potrebbero essere installati o utilizzati in quei veicoli. Di conseguenza, i beni che sono installati o utilizzati in tali veicoli devono essere considerati beni che facilitano la vita mobile in un modo o nell’altro.

Dunque, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione di Ricorso aveva ragione nel constatare che i beni ed i servizi in questione formano una categoria omogenea, in quanto facilitano la vita mobile in un modo o nell’altro.

 

Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, il Tribunale ha affermato che la registrazione di un marchio che consiste di segni od indicazioni che sono utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità od incitamenti all’acquisto dei beni o servizi coperti da tale marchio non è escluso di per sé in virtù di tale uso. Tuttavia, un marchio che, come uno slogan pubblicitario, svolge funzioni diverse da quella di un marchio nel senso tradizionale del termine è distintivo solo se può essere immediatamente percepito come un’indicazione dell’origine commerciale dei beni o servizi in questione e conformemente consente al pubblico di riferimento di distinguere, senza alcuna possibilità di confusione, i beni o servizi del titolare del marchio da quelli che hanno una differente origine commerciale. Per un accertamento di carenza di carattere distintivo, è sufficiente che il contenuto semantico del marchio denominativo in questione indichi al consumatore una caratteristica del bene o servizio relativa al suo valore di mercato che, sebbene non specifico, provenga da informazioni promozionali o pubblicitarie che il pubblico di riferimento percepirà in quanto tale a prima vista, piuttosto che come una indicazione dell’origine commerciale del bene o servizio in questione.

Quindi, il Tribunale ha condiviso il parere della Commissione di Ricorso secondo cui il segno non conteneva alcuna variazione inusuale delle regole della sintassi e grammatica inglese e che slogan pubblicitari, come quello della fattispecie, erano spesso scritti in forma semplificata, in modo da renderli più concisi ed accattivanti. Il marchio richiesto, considerato nel suo insieme in relazione ai beni e ai servizi in questione, inviava un messaggio chiaro ed inequivocabile, che era immediatamente evidente e non richiedeva alcuno sforzo interpretativo da parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. Dunque, il pubblico di riferimento percepirebbe l’espressione ‘mobile living made easy’ come un messaggio promozionale elogiativo, la cui funzione era comunicare un messaggio ispiratore di qualità, e non avrebbe percepito nel segno richiesto alcuna particolare indicazione di origine commerciale al di là delle informazioni promozionali trasmesse, che servivano solo a mettere in risalto aspetti positivi dei beni e servizi in questione, segnatamente che essi rendevano facile avere una vita itinerante, mobile. A tale riguardo, il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese, ed il significato del segno richiesto non si allontana dal linguaggio comune in modo tale che il pubblico di riferimento riconosca in esso più che la mera giustapposizione delle espressioni “vivere in movimento” e “reso facile”, ed il pubblico di riferimento comprenderà quel segno come significare “che facilita la vita mobile”. Tale significato è così ovvio che il pubblico non ha bisogno di pensare per comprenderlo immediatamente.

Dunque, il Tribunale ha condiviso il parere della Commissione di Ricorso secondo cui il segno richiesto non sarà pertanto percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine dei beni e dei servizi in questione, ma come uno slogan pubblicitario. Ulteriormente, il segno richiesto non include alcun elemento inusuale capace di conferire carattere distintivo a quel segno.

Pertanto, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di Ricorso ritenendo che tale segno non include alcun elemento che potrebbe, oltre al suo significato promozionale, consentire al pubblico di riferimento di memorizzarlo facilmente ed istantaneamente come un marchio per i beni e servizi in questione.

Sentenza completa (in inglese)

13 marzo 2018 – Marchio figurativo dell’UE comprendente una giustapposizione di due parole inglesi confrontato con un marchio denominativo dell’UE anteriore – Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 346/17

13 marzo 2018 – Marchio figurativo dell’UE comprendente una giustapposizione di due parole inglesi confrontato con un marchio denominativo dell’UE anteriore - Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 346/17

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO relativa a un procedimento di opposizione concernente una domanda di registrazione di un marchio dell’UE richiesta per un segno figurativo il cui elemento dominante è il risultato di una giustapposizione di due parole inglesi (“guidego”), in cui l’opposizione era fondata su un simile marchio denominativo dell’UE (“GUIDIGO”) anteriore per servizi ritenuti in parte identici ed in parte simili.

Innanzitutto, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, il Tribunale ha affermato che la valutazione della somiglianza tra due marchi significa più che prendere solo un componente di un marchio composto e confrontarla con un altro marchio. Al contrario, il confronto deve essere effettuato esaminando ognuno dei marchi in questione nel suo insieme, il che non significa che l’impressione generale prodotta nel pubblico pertinente da un marchio composto non possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno più dei suoi componenti. Solo se tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili, la valutazione della somiglianza può essere effettuata unicamente sulla base dell’elemento dominante. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, quando tale componente è in grado, da sola, di dominare l’immagine di tale marchio che i membri del pubblico pertinente conservano, con il risultato che tutti gli altri componenti sono trascurabili nell’impressione complessiva creata da tale marchio.

A tale proposito, il Tribunale ha riconosciuto che l’elemento dominante del segno richiesto è il risultato di una giustapposizione di due parole inglesi e che l’uso di colori diversi consente di percepirli.

Tuttavia, con riferimento al confronto concettuale dei segni, il Tribunale ha affermato che il fatto che i consumatori distinguano tra le due parole che formano l’elemento “guidego” non significa che saranno necessariamente in grado di comprenderle.

Per quanto riguarda il confronto visivo, ancora richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, il Tribunale ha sottolineato che nulla impedisce una determinazione in merito all’eventuale presenza di somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, poiché i due tipi di marchio hanno una forma grafica in grado di creare un’impressione visiva.

Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che il segno comprendente il marchio anteriore e l’elemento dominante del marchio richiesto sono simili nella misura in cui coincidono in sei lettere su sette e differiscono solo nella vocale centrale. Analogamente, il grado di stilizzazione dell’elemento verbale e gli elementi aggiuntivi del marchio richiesto non neutralizzano le somiglianze tra i segni, in conseguenza dei quali sono simili per un grado medio.

Questo grado di somiglianza esiste indipendentemente dal fatto che l’elemento “guidego” sia percepito come due parole separate o come un singolo elemento.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che esiste un elevato grado di somiglianza fonetica in quanto la pronuncia degli elementi «guidigo» e «guidego» è molto simile.

Sebbene il segno richiesto includesse parole aggiuntive scritte in caratteri molto più piccoli, ricordando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, il Tribunale ha affermato che essi probabilmente non saranno pronunciati, e che è anche necessario tener conto della naturale tendenza dei consumatori ad abbreviare i segni prolissi.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che, sebbene il segno GUIDIGO sia un termine fantasioso, mentre l’elemento «guidego» è una giustapposizione di due parole inglesi, tuttavia tale circostanza non è sufficiente per consentire di considerare che la differenza di pronuncia dei due elementi distintivi sarebbe significativa, almeno per quanto riguarda la sezione non di lingua inglese del pubblico pertinente.

Infatti, anche se l’elemento “guidego” è pronunciato secondo le regole della pronuncia inglese, mentre il segno GUIDIGO è pronunciato secondo le regole di pronuncia della lingua madre del consumatore diverso dall’inglese, tale possibile differenza è rilevante solo rispetto alla parte del pubblico pertinente la cui lingua madre non è l’inglese, ma che parla inglese.

Pertanto, anche se tutti i membri del grande pubblico dell’Unione Europea riconoscessero l’elemento “guidego” come giustapposizione di due parole inglesi, il Tribunale ha ritenuto che non si può sostenere che la totalità di tale pubblico pronuncerà tale elemento secondo le regole della pronuncia inglese.

Inoltre, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, il Tribunale ha affermato che occorre ricordare che, per quanto riguarda il confronto fonetico dei segni, è necessario ignorare il loro significato, poiché tali considerazioni sono rilevanti per il confronto concettuale.

Sentenza completa

13 marzo 2018 – Marchio figurativo dell’UE basato su una lettera dell’alfabeto – Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 824/16

13 marzo 2018 – Marchio figurativo dell’UE basato su una lettera dell’alfabeto - Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), causa T 824/16

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO relativa ad un procedimento di opposizione concernente una registrazione internazionale designante l’Unione europea ottenuta per un segno figurativo basato sulla lettera “k”, in cui l’opposizione era fondata su quattro marchi figurativi nazionali anteriori (registrati presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale) basati sempre sulla stessa lettera “k” e per servizi identici.

Riguardo alla somiglianza fonetica, il Tribunale ha ritenuto che, nella misura in cui il pubblico di riferimento è in grado di distinguere la lettera «k» nel marchio richiesto e nel marchio nazionale anteriore, i due marchi possono essere pronunciati allo stesso modo. Pertanto, si deve affermare che, contrariamente a quanto rilevato dalla commissione di ricorso al riguardo, i marchi in conflitto sono identici sotto il profilo fonetico.

Riguardo alla somiglianza concettuale di due marchi costituiti dalla stessa e unica lettera, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, il Tribunale ha affermato che la rappresentazione grafica di una lettera, nella mente del pubblico di riferimento, può ricordare un’entità ben distinta, vale a dire un fonema particolare. In tal senso, una lettera rinvia a un concetto.

Ne consegue che può esistere un’identità concettuale tra segni quando questi ultimi rinviano alla stessa lettera dell’alfabeto.

In relazione alla valutazione globale del rischio di confusione, ancora richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, il Tribunale ha affermato che il livello di attenzione del pubblico interessato costituisce certamente un elemento da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di confusione. Tuttavia, non si può ammettere l’esistenza di casi in cui, a causa del livello di attenzione del pubblico interessato, possa escludersi a priori qualsiasi rischio di confusione e, pertanto, qualsiasi possibilità di applicazione di tale disposizione.

La circostanza che il pubblico di cui trattasi sarà più attento all’identità del produttore o del fornitore del prodotto o del servizio che intende acquistare non significa, per contro, che esso esaminerà nei minimi dettagli il marchio che si troverà di fronte o che lo confronterà minuziosamente con un altro marchio. Invero, anche per un pubblico che possieda un livello di attenzione elevato, resta cionondimeno il fatto che le persone che ne fanno parte hanno raramente la possibilità di effettuare un confronto diretto dei vari marchi, ma devono fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne hanno mantenuto nella memoria.

Tra i fattori rilevanti di cui si può tener conto nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione figura altresì il carattere distintivo del marchio anteriore. Tuttavia, anche supponendo che un marchio anteriore possieda un grado di carattere distintivo intrinseco inferiore alla media, tale carattere distintivo eventualmente debole non impedisce, di per sé, di constatare l’esistenza di un rischio di confusione.

In ogni caso, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti e servizi considerati.

Sentenza completa

13 marzo 2018 – Giurisprudenza EPO – caso T 0018/18 – Le decisioni dell’EPO devono essere motivate: non è sufficiente rinviare soltanto agli argomenti presentati da una delle parti nel procedimento

13 marzo 2018 – Giurisprudenza EPO – caso T 0018/18 - Le decisioni dell’EPO devono essere motivate: non è sufficiente rinviare soltanto agli argomenti presentati da una delle parti nel procedimento

Ai sensi della Rule 111(2) EPC, le decisioni dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, che possono essere impugnate, devono essere motivate. La Commissione di Ricorso ha sottolineato che il fine di tale requisito è di consentire alla parte o alle parti e, nel caso il ricorso sia depositato, la Commissione di Ricorso di esaminare se una decisione adottata da un dipartimento di prima istanza sia giustificata o meno. È giurisprudenza consolidata delle Commissioni di Ricorso che, affinché una decisione sia motivata, deve contenere, in sequenza logica, quegli argomenti che giustificano la decisione. La conclusione tratta dai fatti e dalle prove deve essere chiara. Pertanto, tutti i fatti, le prove e gli argomenti che sono essenziali per la decisione devono essere discussi in dettaglio.

L’appello riguardava una decisione di opposizione in cui si affermava chela divisione di opposizione concorda con l’analisi dell’opponente. Le rivendicazioni 1 e 10 della richiesta principale introducono quindi materia che va oltre il contenuto della domanda come depositata. Quindi, la richiesta principale nel suo complesso non è ammissibile”.

La commissione di ricorso ha contestato tale affermazione, ritenendo che rimanesse del tutto oscuro la ragione per cui la divisione di opposizione ha raggiunto tali conclusioni e, in particolare, per quale motivo la divisione dell’opposizione non ha potuto seguire gli argomenti del titolare-ricorrente. Un ragionamento per la sua conclusione, nella forma di una sequenza logica di argomenti, che tenessero conto dei fatti, delle prove e degli argomenti essenziali per raggiungerla, in particolare trattando anche quelli della parte negativamente colpita da questa conclusione, nella fattispecie il titolare-ricorrente, non sono stati forniti.

Analogamente, la decisione di opposizione ha dichiarato la conclusione della divisione di opposizione con la frase: “La divisione di opposizione non ha potuto seguire le argomentazioni dell’opponente e ha concordato invece con gli argomenti presentati dal titolare”.

Anche in questo caso, la Commissione di Ricorso ha sottolineato che tale dichiarazione non costituiva un ragionamento adeguato.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto che l’omissione di un adeguato ragionamento nella decisione ai sensi della Rule 111(2) EPC equivalesse ad una sostanziale violazione procedurale.

vedi Decisione completa

13 marzo 2018 – Giurisprudenza EPO – caso T 2328/13 – La selezione di quali fasi eseguire su diversi componenti di una rete mobile non è solo relativa ad una decisione di politica commerciale

13 marzo 2018 – Giurisprudenza EPO – caso T 2328/13 - La selezione di quali fasi eseguire su diversi componenti di una rete mobile non è solo relativa ad una decisione di politica commerciale

La decisione della commissione di ricorso riguarda un brevetto la cui rivendicazione 1 recita: metodo eseguito all’interno di una stazione di base per la registrazione di un terminale wireless con un home agent, comprendente:

  • ricevere … identificativi di identificazione associati ad un abbonato dal terminale wireless quando il terminale wireless richiede l’accesso ad una rete;
  • fornire gli indizi di identificazione ad un server di autenticazione;
  • ricevere, in corrispondenza di detta stazione di base, un profilo associato all’abbonato, in cui vi è una pluralità di home agent a cui possono essere instradate informazioni di registrazione dal terminale wireless, in cui la pluralità di home agent è associata con differenti operatori di rete virtuale mobile, in cui il profilo identifica una pluralità di home agent che sono assegnati ad un operatore di rete virtuale mobile associato con l’abbonato in una lista, ed in cui il profilo viene ricevuto dal server di autenticazione; e
  • instradare le informazioni di registrazione da detto terminale wireless ad un home agent identificato, in cui instradare le informazioni di registrazione comprende ricevere una richiesta di registrazione presso la stazione di base, risolvere presso la stazione di base quale home agent utilizzare durante la registrazione selezionando uno della pluralità identificata di home agent nel profilo, e trasmettere la richiesta di registrazione dalla stazione di base al home agent selezionato.

La divisione esaminatrice aveva commentato che “la questione se l’operatore di rete accetti di avere un’entità al di fuori della propria rete … è una decisione di politica commerciale in quanto non è imposta da limitazioni tecniche”.
Al contrario, la Commissione ha ritenuto che spostare la selezione del home agent alla stazione di base non è solo relativa ad una decisione di politica commerciale, poiché in una rete mobile ci saranno chiaramente conseguenze tecniche, ad esempio concernenti il trasferimento da una stazione di base ad un’altra che avrà un impatto sulle varie connessioni di tunneling richieste.

vedi Decisione completa

10 marzo 2018 – Presa in considerazione, da parte della Commissione di Ricorso dell’EUIPO, di nuove prove relative all’uso effettivo di un marchio anteriore – Sentenza del 28 febbraio 2018 della Corte di giustizia (Prima Sezione) dell’UE, procedimento C 418/16 P

10 marzo 2018 - Presa in considerazione, da parte della Commissione di Ricorso dell’EUIPO, di nuove prove relative all’uso effettivo di un marchio anteriore - Sentenza del 28 febbraio 2018 della Corte di giustizia (Prima Sezione) dell’UE, procedimento C 418/16 P

L’appello ha avuto origine dalla seguente controversia.

La ricorrente ha depositato due domande di marchio UE dinanzi all’EUIPO riguardanti un marchio denominativo ed un marchio figurativo, chiedendo la registrazione di prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 38 e 42 dell’Accordo di Nizza. Il marchio figurativo ed il marchio denominativo sono stati registrati.

Successivamente, l’interveniente in primo grado ha depositato due domande di dichiarazione di nullità del marchio denominativo e del marchio figurativo basate su un marchio nazionale anteriore registrato per servizi nelle classi 35 e 42 dell’Accordo di Nizza (il marchio nazionale anteriore era registrato anche per servizi nella classe 39).

Dinanzi alla Divisione di Annullamento dell’EUIPO, la ricorrente ha chiesto che l’interveniente in primo grado fornisse la prova dell’uso del marchio nazionale anteriore in questione. La Divisione di Annullamento ha respinto le domande di dichiarazione di nullità per il motivo che tale prova non era stata fornita.

Adita dei ricorsi proposti dall’interveniente in primo grado contro tali decisioni, la Commissione di Ricorso dell’EUIPO, dopo aver preso in considerazione una serie di elementi di prova ulteriori prodotti per la prima volta nell’ambito del ricorso, ha ritenuto che l’interveniente in primo grado avesse dimostrato l’uso effettivo del marchio nazionale anteriore per parte dei servizi nella classe 35 dell’Accordo di Nizza. Pertanto, essa ha annullato le decisioni della divisione di annullamento e, poiché quest’ultima non aveva esaminato il rischio di confusione, ha deciso di rinviare i procedimenti a tale Divisione ai fini dell’esame nel merito delle domande di dichiarazione di nullità.

 

La ricorrente ha proposto due ricorsi intesi all’annullamento delle decisioni controverse. Dopo aver riunito i due procedimenti, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto i ricorsi nella loro integralità.

In particolare, la ricorrente ha sostenuto che, ritenendo che la Commissione di Ricorso poteva validamente tener conto degli elementi di prova dell’uso effettivo del marchio nazionale anteriore in questione prodotti per la prima volta dinanzi ad essa, il Tribunale ha violato le norme del regolamento 207/2009 (simili norme sono stabilite anche dal regolamento 2017/1001 sul marchio dell’UE, attualmente in vigore).

 

Nella sentenza del 28 febbraio 2018, la Corte di giustizia (Prima Sezione) dell’UE ha dapprima richiamato, coerentemente con la propria giurisprudenza, che la Corte non è vincolata né alle conclusioni dell’avvocato generale né alla motivazione in base alla quale egli vi perviene. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale. Pertanto, la Corte ha ritenuto che, avendo sentito l’avvocato generale, fosse in possesso di tutti gli elementi necessari per statuire e che tali elementi fossero stati discussi dinanzi ad essa.

 

Successivamente, la Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 207/2009 (corrispondente all’articolo 95(2), paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), l’EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, dalla formulazione di tale disposizione deriva che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione e che non è affatto proibito all’EUIPO tener conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti.

Precisando che l’EUIPO «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali prove, la suddetta disposizione conferisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur sempre motivando la propria decisione sul punto, se occorra o meno tenere conto delle medesime prove.

 

Per quanto riguarda la procedura di ricorso, la Corte ha richiamato di aver già dichiarato che, ai fini dell’esame nel merito del ricorso con cui è stata adita, la Commissione di Ricorso non soltanto invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni, ma può anche disporre mezzi istruttori, inclusa la deduzione di fatti o la produzione di prove. Tali disposizioni garantiscono a loro volta la possibilità di vedere arricchirsi il substrato fattuale durante le diverse fasi del procedimento svoltosi dinanzi all’EUIPO.

Pertanto, coerentemente con la propria giurisprudenza, la Corte ha richiamato che la Commissione di Ricorso, in occasione dell’esame di un ricorso diretto contro una decisione della Divisione di Opposizione, dispone del potere discrezionale di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione. Tuttavia, non se ne può dedurre, a contrario, che, in occasione dell’esame di un ricorso contro una decisione di una Divisione di Annullamento, la Commissione di Ricorso non disponga di un siffatto potere discrezionale.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando che la Commissione di Ricorso può, in occasione dell’esame di un ricorso diretto contro la decisione di una Divisione di Annullamento, prendere in considerazione elementi di prova ulteriori relativi all’uso effettivo del marchio anteriore in questione che non siano stati prodotti entro i termini fissati da tale divisione.

In proposito, coerentemente con la propria giurisprudenza, la Corte ha altresì richiamato che la presa in considerazione da parte dell’EUIPO di fatti e di prove tardivamente prodotti, quando è chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento di nullità, è, in particolare, giustificabile quando l’EUIPO ritenga che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possano, a prima vista, rivestire un’effettiva rilevanza per l’esito della domanda di dichiarazione di nullità proposta dinanzi ad esso e che, dall’altro, la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongano a tale presa in considerazione.

Sentenza completa

1 marzo 2018 – Convalida dei brevetti europei in Cambogia (KH) a partire dal 1° marzo 2018

1 marzo 2018 – Convalida dei brevetti europei in Cambogia (KH) a partire dal 1° marzo 2018

Il Presidente dell’EPO ed il Ministro dell’Industria e dell’Artigianato cambogiano hanno firmato un accordo sulla convalida dei brevetti europei in Cambogia.
L’accordo di convalida è entrato in vigore il 1° marzo 2018. A partire da tale data è possibile convalidare domande di brevetto e brevetti europei in Cambogia, dove, dopo la convalida, conferiranno essenzialmente la stessa protezione dei brevetti concessi dall’EPO per gli attuali 38 stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti.

Tuttavia, in base alla legge brevettuale attualmente in vigore in Cambogia, i prodotti farmaceutici sono esclusi dalla protezione brevettuale. Infatti, la Cambogia beneficia attualmente della deroga del WTO che consente ai Paesi Meno Sviluppati di evitare di concedere ed azionare i diritti di proprietà intellettuale su prodotti farmaceutici fino al 1° gennaio 2033. Tale deroga si applicherà anche ai brevetti europei che forniscono protezione a prodotti farmaceutici per i quali è richiesta la convalida in Cambogia.
In questo caso, i richiedenti possono soltanto beneficiare dell’articolo 70.8 dei TRIPS di un cosiddetto “sistema di casella postale” (“mailbox system”) per domande di brevetto nazionali per prodotti farmaceutici. Secondo questo “sistema di casella postale”, la legislazione cambogiana autorizza la presentazione di domande di brevetto nazionali per prodotti farmaceutici, nonostante siano escluse dalla protezione brevettuale. Queste domande nazionali non saranno esaminate in merito alla loro brevettabilità fino alla fine del periodo della deroga del WTO. Dopo tale periodo, la protezione può essere concessa per il resto della durata del brevetto, calcolata dalla data di deposito della domanda.

La convalida in Cambogia viene considerata richiesta per qualsiasi domanda europea o internazionale depositata a partire dal 1° marzo 2018. Non è disponibile per le domande presentate prima di tale data o per i brevetti europei risultanti da tali domande.
La tassa di convalida è di 180 EUR. Deve essere pagata all’EPO entro sei mesi dalla data in cui il Bollettino dei Brevetti Europei menziona la pubblicazione del rapporto di ricerca europeo o, ove applicabile, entro il termine per adempiere agli atti richiesti per l’ingresso di una domanda internazionale nella fase regionale Europea.
Dopo la scadenza del termine, la tassa di convalida può ancora essere validamente pagata entro un periodo di grazia di due mesi, a condizione che entro tale periodo sia anche pagata una sovrattassa del 50%. Se la tassa di designazione non è stata pagata ed è disponibile la continuazione della procedura (further processing), la tassa di convalida può ancora essere pagata unitamente alla tassa di continuazione della procedura relativa alla tassa di designazione. Se la tassa di convalida non viene pagata, la richiesta di convalida è considerata ritirata.
Una tassa di convalida che è stata validamente pagata non viene mai rimborsata, incluso il caso in cui è stata pagata una tassa di convalida per una domanda che rientra nell’ambito di applicazione della deroga per i prodotti farmaceutici.

Vedi Comunicazione dell’EPO

5 settembre 2017 – Giurisprudenza EPO – caso T 1201/14 – Cessione del diritto di priorità: questioni critiche, commenti e suggerimenti sulla procedura più sicura

5 settembre 2017 – Giurisprudenza EPO – caso T 1201/14 - Cessione del diritto di priorità: questioni critiche, commenti e suggerimenti sulla procedura più sicura

Il diritto di priorità viene creato in un paese in cui viene presentata una prima domanda e può essere potenzialmente sfruttato in uno o più altri paesi, depositando eventuali successive domande rivendicanti la priorità della prima domanda.
Quando si deve trasferire il diritto di priorità, emergono numerosi problemi critici: quando, come e secondo quale legge.

Nel recente caso T 1201/14, la commissione di appello interessata ha emesso una decisione interessante che illustra l’approccio attuale utilizzato dall’EPO.
Il brevetto europeo oggetto di opposizione è stato concesso per la domanda di brevetto europeo D2 che è stata depositata dopo la data di pubblicazione del documento A4 distruttivo della sua novità (i.e. agosto 2006).
La domanda P, di cui la domanda di brevetto europeo D2 rivendicava la priorità, è stata depositata il 28 luglio 2006, prima della data di pubblicazione del documento A4. La domanda P è stata depositata dall’inventore. Un primo trasferimento del diritto di priorità dall’inventore alla Società 1 è stato validamente eseguito. L’appellante-Società 2 era in grado di beneficiare del diritto di priorità della domanda P se fosse stata l’avente causa della Società 1 per la domanda P alla data di deposito della domanda di brevetto europeo D2.
Dunque, la validità formale della rivendicazione di priorità del brevetto oggetto di opposizione si basava sulla questione se il secondo trasferimento del diritto di priorità derivante dalla domanda P dalla allora richiedente Società 1 all’appellante-Società 2 fosse stato validamente eseguito. Ovvero, se l’appellante-Società 2 avesse validamente beneficiato del diritto di priorità nascente dalla domanda P ai sensi dell’EPC.
La commissione ha affermato che l’EPC contiene disposizioni (i.e. gli articoli 87-89 in combinato disposto con le regole 52-54) che formano un codice di regole completo ed autonomo in materia di rivendicazione di priorità ai fini del deposito di una domanda di brevetto europeo. Il diritto di priorità è definito in termini quasi identici nell’art. 4, parte A, n. 1, della Convenzione di Parigi.

Secondo la commissione, affinché un trasferimento del diritto di priorità da “qualsiasi persona” ad un “avente causa” ai sensi dell’EPC possa essere considerato valido, il trasferimento deve essere stato concluso prima della data di deposito della successiva domanda europea che rivendica tale priorità. Ciò perché il termine “avente causa” in tale disposizione si riferisce alla persona che ha già depositato (“ha regolarmente depositato”) la prima domanda ma non ancora la successiva domanda di brevetto europeo (“per effettuare il deposito”). La commissione ha ritenuto che ciò ad sua volta implica direttamente che la successione nei diritti deve aver già avuto luogo quando viene depositata la successiva domanda di brevetto europeo.
Inoltre, la commissione ha affermato che il “diritto di priorità” derivante da una data prima domanda è di per sé un diritto di proprietà sostanziale, che deve essere distinto dal diritto di proprietà della prima domanda. Come tale, il diritto di rivendicare la priorità di una prima domanda può essere trasferito indipendentemente dal diritto della prima domanda fino al deposito della successiva domanda europea che rivendica la priorità di essa.
Dunque, i requisiti sostanziali derivabili dall’EPC per un valido trasferimento del diritto di priorità possono essere sintetizzati come segue:
L’avente causa rispetto al diritto di rivendicare la priorità di una prima domanda deve provare di possedere effettivamente,
(i) prima della presentazione della successiva domanda europea,
ii) il diritto di priorità relativo alla prima domanda ai fini del deposito della successiva domanda europea che rivendica tale priorità.

La commissione ha inoltre affermato che, in generale, un accordo sul trasferimento del diritto di priorità è concluso per mezzo di un contratto tra il cedente (il proprietario originale del diritto di priorità) ed il cessionario (l’avente causa del proprietario). Ciò richiede due corrispondenti dichiarazioni delle parti contraenti, espresse od implicite, riguardo all’oggetto del trasferimento. Quindi, può essere accettato un trasferimento implicito di un determinato diritto quando è sufficientemente chiaro che le parti hanno formato un accordo e ciò che hanno convenuto.
Poiché l’EPC non contiene alcuna guida per quanto riguarda i requisiti formali per un valido trasferimento della proprietà del diritto di priorità o disposizioni di conflitto di legge a tale scopo, i dipartimenti dell’EPO incaricati della procedura si affidano comunemente al diritto nazionale. In linea di principio, le seguenti leggi nazionali sono considerate in questo contesto:
(a) la legge del paese in cui è stata depositata la prima domanda (“lex originis”);
(b) la legge del paese in cui è stata depositata la domanda successiva (“lex loci protectionis”);
(c) la legislazione del paese che è concordata nel relativo contratto (“lex loci contractus”);
(d) la legge del paese in cui almeno una delle parti del trasferimento ha la propria residenza (“lex domicilii”).
La commissione era consapevole che finora non esiste una giurisprudenza consolidata delle commissioni di appello per quanto riguarda la legge nazionale applicabile in generale alla questione del trasferimento del diritto di priorità. I requisiti formali delle diverse leggi nazionali per il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale variano da nessuna formalità (come ad esempio nel diritto tedesco) a regole formali rigorose (come ad esempio nel diritto USA).
In conclusione, quando i richiedenti della prima domanda e della successiva domanda europea non sono identici, occorre dimostrare che il diritto di priorità derivante dalla prima domanda e rivendicato per la successiva domanda europea è stato effettivamente trasferito, prima della data di deposito della successiva domanda europea, da parte del richiedente della prima domanda al suo avente causa, conformemente a specifici requisiti formali.

L’appellante-Società 2 ha presentato una serie di linee argomentative.
In primo luogo, l’appellante-Società 2 si è basata sulla lex originis, i.e. la legge USA, ed ha presentato il documento E5 come prova che il trasferimento del diritto di priorità derivante dalla domanda provvisoria USA P era stato concluso dopo il deposito del 27 luglio 2007 della domanda di brevetto europeo D2, ma che le parti avevano definito la data effettiva del trasferimento come il 24 luglio 2007 mediante una cosiddetta cessione nunc pro tunc (i.e. un contratto relativo al trasferimento di un diritto, il quale contratto è concluso più tardi rispetto alla data effettiva contrattualmente stipulata del trasferimento).
Tuttavia, secondo il giudizio della commissione, anche se un trasferimento retroattivo come la cessione nunc pro tunc secondo la legge US invocata dall’appellante-Società 2 fosse ammissibile ai sensi della legge US, non sarebbe accettabile ai sensi delle disposizioni EPC, perché qualsiasi persona fisica o giuridica può soltanto essere considerata “avente causa” per il diritto di priorità ai sensi delle disposizioni EPC se ha ottenuto tale diritto dal precedente proprietario mediante un accordo di trasferimento concluso prima del deposito della successiva domanda di brevetto europeo, come confermato anche dalla giurisprudenza consolidata delle commissioni di appello e da varie sentenze di tribunali nazionali degli stati contraenti della EPC.
Dato che il diritto di priorità conferisce al proprietario un beneficio di tipo eccezionale, è di grande importanza per i terzi avere la certezza il prima possibile in modo da essere in grado di determinare la data di deposito effettiva della domanda di brevetto e la relativa arte nota, con il suo effetto cruciale per la brevettabilità. Consentire una cessione retroattiva del diritto di priorità metterebbe le singole parti nella posizione di cambiare, a piacere e per il passato, la data effettiva in cui sorge un diritto sostanziale. Questo, però, non sarebbe nell’interesse del pubblico.
Anche se la legge US in qualche modo consente un trasferimento retroattivo, la commissione ha sottolineato che ciò non significa necessariamente che lo stesso sia vero per le disposizioni EPC: una disposizione di diritto nazionale che è contraria all’EPC non può essere riconosciuta dall’EPO.

Inoltre, l’appellante-Società 2 ha presentato una seconda linea argomentativa basata su un trasferimento implicito in virtù di una policy generale ai sensi della legge tedesca.
L’appellante-Società 2 ha sostenuto che una policy generale era stata stabilita tra la Società 1 e la Società 2 ed era stata seguita da entrambe le parti. Eseguendo questa policy, il diritto di priorità per il brevetto in causa sarebbe stato trasferito all’appellante-Società 2. Come mezzi di prova l’appellante-Società 2 ha presentato una serie di afidavit (il cui contenuto è stato contestato dalla controparte) firmato dai presidenti delle Società 1 e 2, un consulente generale ed un ingegnere brevettuale della Società 1, quasi cinque anni dopo la data di deposito della domanda di brevetto europeo D2, nonché una serie di documenti relativi ad e-mail e comunicazioni inviate dai rappresentanti di Taiwan e USA della Società 1 ai dipendenti della stessa Società 1 e ad e-mail e comunicazioni inviate dal rappresentante taiwanese della Società 1 e dal rappresentante europeo dell’appellante-Società 2 ai dipendenti delle Società 1 e 2.
Per quanto riguarda le norme applicabili per valutare le prove presentate, la commissione ha concluso quanto segue: l’onere di dimostrare un valido trasferimento del diritto di priorità è nella disponibilità del titolare del brevetto (appellante-Società 2), in quanto è quello che rivendica tale diritto. Tale regola è tanto più applicabile tenendo conto del fatto che solo il titolare del brevetto (appellante-Società 2) ha accesso alle prove rilevanti quando dichiara la conclusine di una cessione dei diritti. Dato che l’appellante-Società 2 non ha presentato alcuna altra prova – in particolare nessuna prova documentaria contemporanea –, la commissione ha accettato i documenti firmati successivamente come mezzi di prova ammissibili. Quanto al livello di prova da applicare, la commissione ha ritenuto che le circostanze del caso richiedessero una prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (piuttosto che una prova basata sull’ “equilibrio delle probabilità”). Ciò perché praticamente tutte le prove relative alla policy generale rientrano nella conoscenza e nel potere di una parte soltanto di questi procedimenti inter-partes, i.e. il titolare del brevetto (l’appellante-Società 2), mentre la controparte (resistente) non era in una posizione per presentare alcuna contro-prova.

Per quanto riguarda questa seconda linea argomentativa, l’appellante-Società 2 si è basata sulla lex loci protectionis, qui la legge della Germania come uno degli Stati contraenti dell’EPC. La commissione di appello ha accettato innanzitutto che la legge tedesca consente un trasferimento implicito del diritto di priorità e che quindi non è necessario alcun trasferimento per iscritto. Tuttavia, anche supponendo che la legge tedesca fosse la legge nazionale applicabile per quanto riguarda i requisiti formali per il trasferimento del diritto di priorità e che quindi nessun trasferimento per iscritto fosse necessario, la commissione ha tuttavia ritenuto che l’appellante-Società 2 non abbia dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, di essere l’avente causa ai sensi dell’EPC.
Infatti, il commissione non è stata convinta che la policy generale riguardasse il trasferimento del diritto di priorità per le domande, come la domanda P, che erano già pendenti alla data di entrata in vigore della policy generale.
Ancora, la commissione non è stata convinta che la policy di deposito fosse sempre stata rispettata, dal momento che era evidente alla commissione che fosse necessariamente seguita per qualsiasi caso dai dipendenti di entrambe le Società 1 e 2.
Inoltre, la commissione ha ritenuto che non fosse chiaro se il trasferimento dalla Società 1 all’appellante-Società 2 del diritto di richiedere un brevetto basato su tali domande includesse effettivamente il trasferimento del diritto di rivendicare la priorità delle stesse. Dato che il diritto di richiedere un brevetto basato su una domanda ed il diritto di rivendicare la priorità di tale domanda sono diritti indipendenti e quindi separabili, il mero trasferimento di una domanda pendente da una parte ad un’altra non significa necessariamente che anche l’associato diritto di priorità sia trasferito tra tali parti.
In particolare, la commissione ha rilevato che il mero fatto che i consulenti brevettuali ricevano istruzioni da società per depositare domande di brevetto non dimostra automaticamente che il diritto di rivendicare la priorità da una prima domanda sia già stato validamente trasferito tra le parti prima della data di deposito della domanda successiva. Analogamente, la semplice spunta della casella nel modulo di deposito dell’EPO ai fini di una dichiarazione di priorità rispetto alla domanda P contemporaneamente (o prima) del deposito della domanda D2 non costituisce di per sé la prova di un valido trasferimento del diritto di priorità. Piuttosto, il deposito della dichiarazione di priorità in merito a una domanda di brevetto europeo è un requisito interamente formale con l’obiettivo di informare debitamente l’EPO ed il pubblico che una priorità è stata rivendicata al fine di sottoporre la domanda a ricerca ed esame. Tuttavia, ciò non può fornire alcuna garanzia sulla validità della priorità rivendicata.

Inoltre, l’appellante-Società 2 ha presentato una terza linea argomentativa basata su un “trasferimento diretta” dei diritti connessi ad una domanda USA non provvisoria D1 dall’inventore all’appellante-Società 2 il 27 luglio 2007 ai sensi della legge USA, provato da due dichiarazioni di trasferimento dell’inventore.
La commissione ha ritenuto che il mero fatto che tali diritti (“entire right, title, and interest”) relativi ad una domanda depositata in seguito ed indipendentemente, come la D1, che rivendicava la priorità dalla domanda P, siano stati “direttamente” trasferiti all’appellante-Società 2 non può stabilire che questo includesse necessariamente, per la domanda di brevetto europeo D2, il trasferimento del diritto di rivendicare la priorità dalla domanda P.
Infine, l’appellante-Società 2 ha presentato una quarta linea argomentativa basata su un trasferimento implicito in virtù di una policy generale sotto la legge taiwanese.
In particolare, l’appellante-Società 2 ha presentato questa quarta linea argomentativa, insieme ai relativi documenti, per la prima volta nella sua risposta alla lettera di replica della controparte, i.e. molto dopo il deposito della sua memoria che esponeva i motivi di appello.
La commissione ha richiamato che il regolamento di procedura delle commissioni di appello (Rules of Procedure of the Boards of Appeal) stabilisce che il potere discrezionale di una commissione nell’ammettere qualsiasi modifica del caso di una parte (compresi gli argomenti depositati tardivamente) “viene esercitato in considerazione, tra l’altro, della complessità della nuova materia presentata, dello stato attuale del procedimento e della necessità di un’economia procedurale”. La commissione ha sottolineato che, considerato nel suo complesso, il regolamento di procedura delle commissioni di appello precisa che il caso completo delle parti deve essere presentato all’inizio per garantire un procedimento equo per tutti i soggetti interessati e per consentire alla commissione di avviare il lavoro sul caso sulla base delle sottomissioni complete di entrambe le parti. Dunque, la commissione ha ritenuto che questa nuova linea argomentativa potesse e dovesse essere stata presentata con la memoria che esponeva i motivi di appello, dato che l’applicabilità della legge taiwanese era già stata discussa nella procedura di opposizione.

Quanto alla sostanza ed alla rilevanza prima facie di questa quarta linea argomentativa, l’appellante-Società 2 si è basata sul lex domicilii, i.e. la legge taiwanese in questo caso.
La commissione ha ritenuto che anche se la legge taiwanese fosse accettata come legge che disciplina la valutazione della policy generale ed i requisiti formali per un valido trasferimento del diritto di priorità, l’esito di tale valutazione non sarebbe diverso da quello della seconda linea argomentativa dell’appellante, a causa di una mancanza di fondatezza riguardo al contenuto delle prove. Questo perché (a) la policy generale non copriva il trasferimento del diritto di priorità per la domanda P o (b) la policy generale non è sempre stata rispettata. Inoltre, c) la policy generale non indicava il trasferimento del diritto di priorità per “domande pendenti” come la domanda P. Per quanto riguarda l’osservazione (c), la commissione ha ritenuto che anche assumendo che il diritto di priorità ed il diritto di depositare una domanda di brevetto successiva che rivendica quella priorità fossero effettivamente diritti inscindibili ai sensi della legge taiwanese, ciò non poteva comunque non tenere conto del requisito sostanziale secondo il quale il diritto di priorità relativo ad una prima domanda può essere trasferito indipendentemente dal diritto a quella prima domanda. Dunque, la commissione ha rilevato che il fatto che una certa domanda di brevetto (come la domanda P) sia stata trasferita sulla base della presunta policy generale non significa necessariamente – in assenza di qualsiasi indicazione esplicita o implicita – che tale trasferimento includesse il diritto di priorità derivante da tale domanda.
Di conseguenza, la commissione ha deciso di non ammettere la quarta linea argomentativa.
In conclusione, la commissione ha giudicato che – a prescindere dalla questione della legge nazionale applicabile in relazione all’attuale trasferimento del diritto di priorità – l’appellante-Società 2 non è stata in grado di dimostrare sufficientemente che il diritto di priorità nascente dalla domanda P fosse stato validamente trasferito all’appellante-Società 2 prima del deposito della domanda di brevetto europeo D2. Quindi, la rivendicazione di priorità per la domanda di brevetto europeo D2 non era valida e A4 appartiene alla tecnica nota di essa facendo sì che il relativo brevetto europeo fosse revocato per mancanza di novità.

L’autore di questo articolo ritiene che la legge applicabile al trasferimento del diritto di priorità non sia quella del paese dove viene poi rivendicata la priorità, perché il diritto si costituisce con il deposito della prima domanda e deve essere trasferito prima di essere esercitato, ovvero prima che siano depositate le successive domande che rivendicano la priorità del primo deposito, tra due parti che, in generale, non hanno alcun legame con il paese dove verrà poi rivendicata la priorità. Inoltre, sarebbe impraticabile sottoscrivere un accordo di trasferimento del diritto di priorità per ogni paese nel quale il cessionario avrà facoltà di esercitare il diritto di priorità che soddisfi i requisiti formali e sostanziali di ogni singolo paese considerato.
Data la mancanza di relazione del diritto di priorità con un territorio specifico, è nostro parere che la legge applicabile alla validità di un trasferimento del diritto di priorità possa essere individuata analogamente a quanto previsto dal regolamento CE, 17 giugno 2008, n. 593/2008 (Roma I) relativo alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In altre parole, il trasferimento del diritto di priorità dovrebbe essere disciplinato dalla legge scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, dalla legge del paese di residenza del richiedente della prima domanda, vale a dire la parte che cede il diritto di priorità.
Tuttavia, in considerazione della mancanza di certezza circa la legge applicabile al trasferimento del diritto di priorità, è necessaria qualche linea guida pratica.
L’autore di questo articolo ritiene che la procedura più sicura consista nel trasferire il diritto di priorità tramite un accordo scritto che espressamente menzioni il diritto di rivendicare la priorità della prima domanda (e possibilmente i paesi per i quali è trasferito), firmato da cedente e cessionari prima della data di deposito di qualsiasi domanda successiva rivendicante la priorità della prima domanda, ed indicante espressamente la legge applicabile all’accordo di trasferimento.

Andrea Scilletta, consulente in proprietà industriale – vedi Decisione completa