22 agosto 2017 – Giurisprudenza EPO – caso T 1028/14 – Metodo e sistema basati sulla reputazione per determinare una probabilità che un messaggio sia indesiderato: Identificazione di caratteristiche tecniche e non tecniche

La rivendicazione 1 della domanda EP07816059.5 recita come segue:
Metodo per determinare una probabilità che un messaggio ricevuto sia un messaggio indesiderato, comprendente le fasi di:
(i) ricevere un messaggio in un sistema di messaggistica;
(ii) inoltrare a un motore di reputazione un set preselezionato di identificatori relativi all’origine del messaggio, il set preselezionato di identificatori includendo un indirizzo IP da cui ha avuto origine il messaggio ricevuto, una tupla di un dominio nel quale il messaggio ricevuto presumibilmente ha avuto origine e l’indirizzo IP da cui il messaggio ricevuto ha avuto origine, ed una tupla di un utente che presumibilmente ha originato il messaggio e l’indirizzo IP da cui il messaggio ricevuto ha avuto origine;
(iii) controllare i database nel motore di reputazione per determinare le metriche di reputazione precedentemente determinate per gli identificatori inoltrati e restituire le metriche di reputazione precedentemente determinate al sistema di messaggistica;
(iv) fare una prima determinazione nel sistema di messaggistica di una probabilità circa il fatto che il messaggio ricevuto sia indesiderato utilizzando un primo set di criteri incluse le metriche di reputazione restituite; e
(v) contrassegnare il messaggio come desiderato od indesiderato in conformità alla prima determinazione.
La divisione d’esame aveva rifiutato la domanda di brevetto europeo sulla base di carenza di attività inventiva, considerando che le caratteristiche da i) a iv) della rivendicazione 1, lasciando da parte i termini “sistema di messaggistica”, “motore di reputazione” e “indirizzo IP”, rappresentassero caratteristiche non tecniche riguardanti meramente “un piano per elaborare dati”.
La commissione d’appello non ha concordato.
La giurisprudenza consolidata delle commissioni d’appello ritiene che una caratteristica di una rivendicazione non tecnica è una caratteristica relativa a non-invenzioni ai sensi dell’articolo 52(2) EPC (inclusi i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali o per attività commerciale, ed i programmi di elaboratore) e non contribuisce alla soluzione di un qualsiasi problema tecnico fornendo un effetto tecnico, persino quando interagisce con le caratteristiche tecniche della rivendicazione; essa può quindi essere ignorata ai fini della valutazione dell’attività inventiva.
Secondo la domanda di brevetto di questo caso, il problema da risolvere con l’invenzione è fornire un sistema ed un metodo basati sulla reputazione per determinare la probabilità che un messaggio sia indesiderato che permetta una granularità più fine nel tracciamento della reputazione. Dato che l’intera domanda riguarda messaggi di telecomunicazione e che messaggi indesiderati corrispondono a messaggi di spam, la commissione ha ritenuto che il sottostante problema da risolvere è davvero un problema tecnico e che le caratteristiche (i) – (v) della rivendicazione 1 effettivamente contribuiscono alla soluzione di tale problema tecnico, per le seguenti ragioni:
Per mezzo della caratteristica (i), un’unità apparentemente tecnica, cioè un “sistema di messaggistica”, riceve un messaggio che include identificatori come indirizzi IP (Internet Protocol).
Tramite la caratteristica (ii) il sistema di messaggistica inoltra quegli identificatori ad un’unità, denominata “motore di reputazione”.
Per mezzo della caratteristica (iii), l’unità controlla i database per determinare alcune metriche relative alla “reputazione” degli identificatori inoltrati e le invia al sistema di messaggistica.
Tramite la caratteristica (iv), il sistema di messaggistica calcola la probabilità che il messaggio ricevuto sia un messaggio indesiderato (cioè un messaggio di spam) sulla base, tra l’altro, delle metriche fornite dal motore di reputazione.
Infine, per mezzo della caratteristica (v), il sistema di messaggistica contrassegna il messaggio come desiderato od indesiderato.
Dunque, con l’uso di tali caratteristiche, può essere effettivamente compiuta una valutazione più raffinata del fatto che sia stato ricevuto un messaggio di spam. Inoltre, le fasi del metodo secondo le caratteristiche (i) – (v) sono in effetti parte del sistema computerizzato funzionale e non si riferiscono meramente ad un “piano per elaborare dati” (che in ogni caso non è menzionato nell’elenco delle non-invenzioni nell’articolo 52(2) (a)-(d), EPC).
In conclusione, la commissione ha ritenuto che tutte le caratteristiche da (i) a (v) sono caratteristiche tecniche che conseguentemente devono essere considerate integralmente nella valutazione dell’attività inventiva. Pertanto, la questione non è se un notorio sistema computerizzato in rete sia in grado di eseguire le fasi del metodo delle caratteristiche da (i) a (v), ma se l’esperto nel ramo dell’elaborazione dati avrebbe sviluppato, senza l’uso di capacità inventive, una soluzione che realizza tale “sistema computerizzato in rete” per eseguire tutte quelle fasi.
La commissione ha ritenuto che la divisione di esame avesse fornito solo una valutazione inadeguata ed errata di attività inventiva, citando solo il documento D1 come prova della notorietà di un “generico sistema computerizzato in rete”. Pertanto, la commissione non si è considerata in grado di valutare la correttezza della valutazione di novità ed attività inventiva della divisione d’esame, o di passare un giudizio definitivo su tale questione per la prima volta nel procedimento di appello. Conformemente, la commissione ha ritenuto di non poter accedere alla richiesta dell’appellante di concedere le rivendicazioni a questo stadio ed ha deciso di rinviare il caso alla divisione d’esame per ulteriore esame, avendo riguardo della tecnica anteriore pertinente – citata nella domanda originariamente depositata o nella procedura di esame o da individuare a seguito di una ricerca addizionale.
Infine, la commissione ha deciso che la decisione di rinviare il caso al dipartimento di prima istanza non è lesivo per l’appellante ed ha potuto quindi essere presa senza dover convocare un procedimento orale davanti alla commissione. – Decisione completa